Der Bundesgerichthof bekräftigt in einer aktuell veröffentlichen Entscheidung (Urteil vom 23. Oktober 2019, Az.: I ZR 46/19 – Da Vinci), dass der Geltendmachung von Vertragsstrafeansprüchen aus einer Unterlassungserklärung, die nach einer Abmahnungen wegen der Verletzung von Markenrechten abgegeben wurde, erfolgreich der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegengesetzt werden kann und damit eine unzulässige Rechtsausübung nach § 242 BGB vorliegen kann.

In dem Streitfall konnte der Inhaber der Marke nicht beweisen, dass die Marke, aus deren Rechtsposition heraus abgemahnt wurde, tatsächlich genutzt wurde. Ferner wurden zahlreichen weiteren Marken registriert und auch nicht genutzt.

Nach Ansicht des Gerichts sprechen folgende Tatsachen für einen Rechtsmissbrauch nach § 242 BGB:

• Anmeldung von Marken in größerer Zahl für unterschiedliche Dienstleistungen und Waren
• Keine Nutzung der Marken in üblicher Art und Weise
• Nutzung der Marken zur Durchsetzung von Ansprüche gegen ähnliche Kennzeichen